Amandemen UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (5)

Ilustrasi Hukum. Foto: Shutterstock

Salah satu juga bagian dari UU MIG 2016 yang perlu diamandemen adalah tentang merek kolektif. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau badan hukum. Sama dengan tujuan penggunaan merek secara umum, penggunaan merek kolektif ini juga dimaksudkan untuk membedakan barang dan atau jasa sejenis dengan merek yang digunakan pihak lain dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa. Akan tetapi terhadap merek kolektif ini menurut UU MIG 2016 permohonannya harus ditambah syarat bahwa produk barang dan jasa yang dimohonkan itu di samping akan digunakan sebagai Merek Kolektif juga barang dan jasa itu memiliki karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya.

Kalimat yang dicetak tebal di atas, seharusnya tidak dicantumkan sebagai syarat pengajuan permohonan pendaftaran merek kolektif. Sebab di samping merek kolektif itu boleh didaftarkan sebelum produknya ada, juga untuk jaminan atas adanya karakteristik, sifat, ciri umum dan pengawasan atas produk tersebut harus menggunakan lembaga tersendiri. Bagi UMKM hal ini akan menjadi rumit dan menambah panjangnya prosedur pemeriksaan, terutama pada pemeriksaan substantif di samping harus melengkapi berbagai dokumen tambahan sebagai syarat pemeriksaan formalitas.

Selama ini ada kesan bahwa merek kolektif itu sama penggunaannya dengan tanda Indikasi Geografis. Pada hal merek kolektif itu fungsinya sama dengan merek perorangan, (baik oleh individu atau badan hukum) fungsinya hanya sebagai tanda pembeda produk untuk barang dan jasa sejenis yang digunakan dalam lalu lintas perdagangan. Bedanya terletak pada subjek penggunanya yaitu pada merek kolektif penggunanya adalah beberapa orang atau beberapa badan hukum atau perkumpulan. Ketika ciri khas atau keistimewaan merek kolektif itu dilekatkan kualitas produk, maka ini akan sama dengan pelindungan IG. Oleh karena itu menurut hemat saya, sedikit kompromi syarat untuk kualitas, ciri khas, itu dapat dipenuhi kemudian jika produk atas barang dan jasa itu sudah digunakan atau telah eksis di pasar perdagangan. Khusus untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, DJKI dapat menerima mendaftarkan Merek Kolektif tersebut dengan syarat yang lebih lunak.

Percepatan Waktu Pendaftaran Merek

Terkait dengan percepatan waktu proses permohonan pendaftaran mulai dari pencatatan permohonan sampai dengan penerbitan sertipikat yang semula 180 hari (enam bulan) diusulkan menjadi 105 hari, jika dalam pemeriksaan substantif tidak ada keberatan memakan waktu 30 hari dan jika ada keberatan menjadi 90 hari sesuai Permenkum No.5 Tahun 2026.

Hal ini di maksudkan untuk memberikan kepastian dan keamanan identitas bisnis lebih cepat bagi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kita jangan sampai keliru dalam memaknai kepastian hukum. Kepastian hukum dengan percepatan dalam proses penerbitan sertifikat adalah dua hal yang berbeda. Tenggang waktu pemeriksaan dan pengumuman itu adalah justru syarat untuk melahirkan kepastian hukum. Pengumuman adalah pemenuhan asas publisitas dan merupakan syarat untuk melahirkan hak kebendaan.

Percepatan waktu pemeriksaan hingga penerbitan sertipikat dapat menyulitkan ketika melakukan sinkronisasi dengan norma yang mengatur tentang pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang telah disepakati dalam Konvensi Internasional. Pendaftaran merek dengan hak prioritas merujuk pada hak pemohon untuk mendaftarkan mereknya di negara anggota Paris Convention atau WTO, di mana tanggal penerimaan di negara asal diakui sebagai tanggal penerimaan di negara tujuan yang jangka waktunya disediakan selama 6 (enam) bulan.

Hak prioritas ini memberikan pelindungan waktu dan mencegah pihak lain mendahului pendaftaran selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau 6 (enam) bulan. Kegunaannya adalah, jika ada pemohon untuk mendaftarkan merek yang telah terdaftar di Luar Negeri sebelum berakhir masa hak prioritas di Indonesia dan DJKI kemudian mengabulkan permohonannya, akan timbul kesulitan untuk membatalkannya jika pemilik merek yang terdaftar di luar negeri itu mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut di Indonesia pada masa tenggang pendaftaran dengan menggunakan hak prioritas itu belum berakhir. Walaupun kasus ini belum ada muncul dalam sengketa pembatalan merek di Pengadilan Niaga selama kurun waktu 3 (tiga) tahun belakangan ini. Akan tetapi tenggang waktu yang lebih pendek dari tenggang waktu penggunaan hak prioritas akan menyulitkan posisi Indonesia dalam berbagai pertemuan diplomasi terkait pelindungan hak kekayaan intelektual asing karena dianggap membuat peraturan di negerinya berbeda dengan konvensi Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia.

Memang ada beberapa negara di dunia yang menggunakan proses pendaftaran merek kurang dari 6 (enam) bulan seperti di Benelux (Belgia, Belanda, dan Luksemburg) yang menggunakan rata-rata waktu sekitar 2.5 hingga 3 bulan dalam proses pendaftaran merek. Di Prancis  proses pendaftaran rata-rata memakan waktu sekitar 3,5 bulan. Di Uni Eropa (EUIPO), proses pendaftaran melalui kantor merek Uni Eropa rata-rata memakan waktu antara 4 hingga 6 bulan. Di Norwegia rata-rata proses pendaftaran membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Terakhir di Inggris Raya (UK) pendaftaran dilakukan di Kantor Kekayaan Intelektual Inggris Raya (UKIPO) rata-rata menyelesaikan proses dalam 4 hingga 5 bulan.

Tanpa bermaksud mengecilkan kemampuan negara kita hari ini, harus diakui bahwa i kesiapan sistem hukum (Substansi, Struktur Hukum, Kultur Hukum) dalam bentuk kesiapan perangkat pendaftaran yang menggunakan jaringan internet dan sistem digital yang didukung sumber daya manusia yang mumpuni adalah faktor pendukung yang patut dipertimbangkan jika Indonesia akan mempersingkat waktu pendaftaran merek. Jang semata-mata karena ada desakan dari UMKM yang memerlukan percepatan perolehan sertipikat merek namun di sisi lain kepastian hukumnya terganggu, karena masih memungkinkan untuk dibatalkan.

Jika pertimbangan tujuan percepatan waktu itu untuk lebih cepat mendapatkan kepastian hukum, hal itu sama sekali tidak beralasan karena Indonesia dalam proses pendaftarannya menganut prinsip filing date, artinya merek tersebut sudah mendapat pelindungan sejak tanggal dicatatkannya permohonan pendaftaran merek tersebut di DJKI. Orang lain yang memohonkan merek tersebut juga akan ditolak permohonannya, jika sudah tercatat sebagai pemohon terdahulu. Permohonan merek akan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau sedang dimohonkan pendaftarannya oleh pihak lain.

Oleh karena itu yang perlu dipercepat itu adalah pengajuan permohonan pendaftarannya, bukan proses pemeriksaan hingga terbitnya sertifikat. Jika tujuannya untuk mendapatkan kepastian hukum. Namun akan berbeda ketika tujuannya untuk mendapatkan sertipikat lebih cepat yang berujung pada “perdagangan merek” bukan perdagangan “produk”. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum yang rasional yang masuk akal dengan mempersingkat proses permohonan pendaftaran merek menjadi 105 hari, sebab pemilik merek terdaftar di Luar Negeri (pada masa tenggang waktu berlakunya hak prioritas) memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga menggunakan merek yang sama secara tanpa hak.

Percepatan Untuk Penyesuaian Administrasi

Penyempurnaan tata cara prosedural terkait pengalihan hak atas merek dengan kewajiban penggunaan akta notaris. Sebagai hak kebendaan, terhadap merek melekat sifat, ciri-ciri dan asas-asas hak kebendaan. Salah satu di antaranya adalah untuk lahirnya hak kebendaan, syaratnya harus dicatatkan atau didaftarkan pada kantor resmi pencatatan hak tersebut yang dalam hal ini adalah Kantor Merek Ditjen KI untuk pemenuhan asas publisitas.

Sekalipun pengalihan hak atas merek itu dilakukan dengan Akta Notaris, jika pengalihan itu tidak dicatatkan maka itu tidak memenuhi asas publisitas. Hak kebendaan (Zaakkenlijk/right in rem) atas merek itu tidak lahir yang ada adalah hak perorangan (persoonlijk/right in persoona). Konsekuensinya hak tersebut hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu tak dapat dipertahankan kepada semua orang. Tak lahir hak yang didahulukan (droit de preference), tak dapat hak itu dituntut ketika berada di tangan orang lain, tak ada droit de suite (zaakgevolg) yakni hak yang mengikuti di mana pun benda itu berada, tak dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan (misalnya fidusia). Jadi yang penting itu bukan pengalihan dengan akta notaris tetapi pencatatannya harus didaftarkan pada Kantor Resmi Pendaftaran Merek. Jika demikian halnya, maka pengalihan hak atas merek itu dapat juga dilakukan dengan akta di bawah tangan.

Penguatan First to File dan Dampaknya

Kerap kali ditemukan pemohon mengajukan permohonan merek pada semua kelas dan jenis barang. Sehingga pemeriksa kewalahan dalam menentukan apakah jenis barang atau jasa yang dimohonkan itu sudah terdaftar atas nama pihak lain, ketika mereknya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Dalam kasus ini tampak pemohon ingin memonopoli merek tersebut terhadap semua kelas dan jenis barang dan jasa yang dimohonkannya, walaupun secara rasional pemohon tidak akan sanggup memproduksi semua jenis barang dan jasa yang ia mohonkan.

Pada kasus ini tampak bahwa pemohon tidak sungguh-sungguh untuk melindungi mereknya sebagai tanda pembeda produk, tapi ingin memonopoli agar pihak lain tidak dapat mendaftarkan merek yang sama. Inilah dampak dari penerapan prinsip first to file yang berlebihan. Pemohon atau pemilik merek tidak menghendaki mereknya digunakan oleh pihak lain mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 34 untuk barang dan kelas 35 sampai 45 untuk kelas jasa.

Jadi ada maksud, ada niat yang berbeda dengan dengan tujuan pendaftaran merek. Unsur ini termasuk dalam pelanggaran iktikad baik. Bahkan ketika pemeriksa menolak permohonan pemohon, Komisi Banding juga menolak menolak dan bahkan Pengadilan Niaga menolak, pemohon kembali mengajukan permohonan pendaftaran merek yang serupa atau menurut frasa undang-undang merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pembanding yang menjadi alasan penolakan permohonan tersebut sebelumnya dan itu dilakukan pemohon tersebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu undang-undang merek ke depan harus mampu mengantisipasi perilaku-perilaku pemohon seperti itu, dengan membuat aturan yang lebih konkret.

Pelindungan Merek Non-Use

Penguatan first to file tanpa disingkronkan dengan prinsip good faith akan menabrak rasa keadilan seperti pada contoh kasus “DENZA” dan kasus-kasus serupa yang menyeruak dalam sengketa merek di Indonesia. Penguatan first to file akan melahirkan para “pedagang” merek bukan para pengusaha yang melahirkan produk barang atau jasa.

Modusnya yang dilakukan para pemohon dimulai menelusuri semua merek-merek untuk produk yang dipasarkan di luar negeri dan di dalam negeri namun belum terdaftar di Indonesia, lalu mereka mengajukan permohonan pendaftaran di DJKI. Jika Pemeriksa Merek sepenuhnya mengacu pada prinsip first to file, maka DJKI akan mengabulkan permohonan pemohon. Sertipikat hak merek-pun akan diterbitkan. Hak eksklusif akan dilindungi sekalipun pemiliknya tidak memproduksi barang atau jasa tersebut (merek non-use). Merek non-use di Indonesia akan dilindungi sampai 5 (lima) tahun. Merek “DENZA” untuk produk otomotif akan dilindungi sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan jika seandainya PT Worcas Nusantara Abadi tidak memproduksi otomotif sebagaimana dimaksudkan dalam penerbitan sertifikatnya.

Fenomena ini akan melahirkan “pengusaha merek”, bukan pengusaha otomotif. Kasus-kasus serupa akan terus menyeruak jika undang-undang merek tidak memberi ketegasan dalam normanya bahwa prinsip first to file harus ditegakkan seiring dengan prinsip good faith. Dalam pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran merek, penerapan prinsip good faith harus dilakukan lebih awal, baru kemudian penerapan prinsip first to file.

Saat ini Kemenkum sedang mengusulkan perpanjangan jangka waktu penghapusan Merek terdaftar yang tidak dipakai (non-use) selama dari 3 tahun menjadi 5 tahun berturut-turut, untuk menyesuaikan dengan Putusan MK No. 144/PUU-XXI/2023. Jangka waktu 5 tahun ini terlalu panjang, jadi sebaiknya dikembalikan ke pasal awal menjadi 3 tahun saja. Alasannya perpanjangan jangka waktu dalam Putusan MK No. 144/PUU-XXI/2023 itu dahulunya dilatarbelakangi oleh peristiwa Covid-19 yang sebenarnya tidak bersifat permanen. Panjangnya tenggang waktu ini semakin membuka peluang kepada “pedagang merek” untuk “menjajakan” dagangannya dalam jangka waktu yang panjang pula. Padahal kalau yang bersangkutan memiliki “iktikad baik” tenggang waktu 3 (tiga) tahun adalah tenggang waktu yang cukup untuk memulai produksinya dengan menggunakan merek tersebut.