Amandemen UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Ilustrasi mengajukan gugatan hukum. Foto: Proxima Studio/Shutterstock

Fenomena sengketa merek di Indonesia merujuk data pada kementerian Hukum RI dari tahun ke tahun memperlihatkan kecenderungan menarik. Fenomena ini terjadi sering kali dipicu oleh ketidakjelasan norma undang-undang dan biasnya tafsir prinsip first to file dan prinsip good faith yang dilakukan oleh Pemeriksa Merek, Komisi Banding Merek, Praktisi Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara sengketa merek.

Di samping faktor lain yang mengitari kondisi perekonomian dan sosial bangsa Indonesia saat ini, yang menggeser keberadaan merek yang semula menjadi tanda pembeda untuk produk barang dan jasa, berubah menjadi komoditas perdagangan.

Merek tidak lagi semata-mata untuk menjadi tanda pembeda dan melekatkan kualitas dan reputasi produk tapi berubah menjadi “barang dagangan”. Apalagi setelah masa tenggang waktu pelindungan merek terdaftar yang tidak digunakan (non-use) diperpanjang dari 3 tahun menjadi 5 tahun pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023.

Putusan ini secara resmi memperpanjang batas waktu penghapusan merek tidak digunakan (non-use) dari yang sebelumnya 3 tahun menjadi 5 (lima) tahun berturut-turut. Putusan ini mengubah ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU MIG 2016).

Dampaknya adalah muncul berbagai sengketa. Ketika merek non-use itu pemilik sebenarnya adalah pihak lain yang terdaftar di luar negeri namun belum terdaftar di Indonesia, merek tersebut diterima pendaftarannya hanya karena pemohonnya lebih dulu mendaftarkannya.

Terlepas merek itu nantinya digunakan atau tidak. Kondisi ini juga melahirkan “pengusaha merek” dengan mendaftarkan merek-merek terkenal atau merek yang digunakan tapi tidak atau belum didaftarkan di Indonesia. Paling tidak yang bersangkutan mendapat pelindungan selama 5 (lima) tahun. Selama tenggang waktu tersebut yang bersangkutan memonopoli merek tersebut dengan mengantongi status hak eksklusif.

Jika pada masa tenggang waktu itu ada pihak lain yang terhalang untuk mendaftarkan merek tersebut – pada hal di negerinya dan di beberapa negara merek tersebut telah terdaftar – maka terjadilah tawar menawar. Fenomena ini terus berlangsung sepanjang tahun.

Beberapa pemilik merek luar negeri terutama Jepang memilih jalur non-litigasi (mediasi), penyelesaian sengketa di luar sidang pengadilan, berdamai lalu membayar sejumlah kompensasi. Merek tersebut kemudian dialihkan atau sekadar diberi izin atau lisensi kepada pihak pemilik merek yang terdaftar di luar negeri tersebut.

Berbeda dengan pemilik merek asal China, jika merek tersebut telah terdaftar di negerinya dan di beberapa negara lain, namun terhalang dimohonkan pendaftarannya di Indonesia karena telah ada pihak lain di Indonesia yang mendaftarkannya lebih dulu, mereka memilih “bertarung” di Pengadilan.

Pengusaha Jepang mempertimbangkan biaya dan waktu yang panjang jika sengketa semacam ini diselesaikan di pengadilan, namun pengusaha China melihat penolakan dengan kasus ini mereka pandang tak wajar dan tak patut. Ada rasa keadilan yang hilang. Mengedepankan prinsip first to file dan mengalahkan prinsip good faith telah memberi warna tersendiri dalam pelindungan merek di Indonesia. Seolah-olah prinsip good faith dalam pelindungan merek mengurangi rasa kepastian hukum.

Uraian berikut ini akan diturunkan dalam beberapa bagian, guna mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagian mana saja UU MIG 2016 yang perlu diubah.

Sengketa Kepemilikan Merek

Merujuk pada data Ditjen KI selama Periode 2019-2025 tercatat 163 kasus pelanggaran merek. Data ini menempatkan merek sebagai pelanggaran tertinggi dibandingkan hak cipta (87 kasus) dan paten (21 kasus) pada kurun waktu yang sama. Tahun 2023 dan 2024 tercatat sebagai periode jumlah perkara sengketa merek tertinggi, masing-masing mencapai 53 kasus, meskipun pada pertengahan tahun 2025, jumlah laporan pelanggaran tercatat menurun menjadi 31 kasus. Pada periode Januari hingga November 2025, DJKI menerima 40 laporan pengaduan terkait sengketa dan pelanggaran kekayaan intelektual dan dari jumlah tersebut, jenis pelanggaran merek mendominasi dengan 35 perkara.

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, DJKI menerima laporan setidaknya 11 permohonan (di antaranya diselesaikan melalui mediasi) sengketa kekayaan intelektual. Untuk menyebutkan beberapa kasus sengketa yang menonjol dan ditangani selama periode tersebut di antaranya adalah sengketa merek K2S WAHID+LUKISAN. Kasus ini diselesaikan melalui jalur mediasi pada Mei 2026 yang berakhir dengan kesepakatan damai dan pengalihan hak. 

Kasus lain adalah sengketa merek Denza. Sengketa ini terkait kepemilikan merek otomotif antara BYD Company Limited (produsen mobil listrik asal Tiongkok) sebagai Penggugat dan PT Worcas Nusantara Abadi (perusahaan lokal) sebagai Tergugat. Sengketa ini berakhir di Mahkamah Agung, di mana dalam pokok perkara pada peradilan tingkat pertama oleh majelis hakim PN Niaga menguatkan prinsip first to file  dan kepemilikan merek diberikan kepada pendaftar yang lebih awal. Namun pada putusan akhir tingkat MA gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), karena kurang pihak.

Selanjutnya sengketa merek Lacoste vs Terra Store yang berakhir dengan kesepakatan damai tanpa harus melalui proses pengadilan yang berkepanjangan.  Terakhir sengketa Merek Gajah Duduk antara PT Gajah Duduk dengan PT Pisma Abadi Jaya (PAJ) yang terdaftar pada tiga perkara gugatan di Pengadilan Niaga Semarang yang menyoroti prinsip iktikad baik (good faith) dan penggunaan nyata di pasar. Majelis hakim secara tegas mengakui PT Gajah Duduk sebagai pemilik sah hak atas merek Gajah Duduk yang tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin.

Putusan pidana pada Pengadilan Negeri Pekalongan menetapkan Direktur PT PAJ divonis bersalah melanggar undang-undang karena tetap memproduksi sarung dengan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya tanpa hak dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider kurungan penjara.

Permohonan Banding Merek

Pengajuan permohonan banding pada Komisi Banding Merek, karena adanya penolakan tetap dari DJKI juga menempati peringkat tertinggi dibandingkan pada Komisi Paten. Hampir setiap tahun selama kurun waktu 2024 – 2026 tercatat tidak kurang dari 2.600 kasus yang diajukan kepada Komisi Banding Merek. Pokok permasalahannya berkisar pada penerapan norma Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU MIG 2016 dan tafsir prinsip First to File, dan prinsip “Good Faith” yang bias.

Fenomena ini muncul karena Pemeriksa Merek, dalam menjalankan kewenangannya kerap kali menggunakan “kaca mata kuda” dengan menafsirkan prinsip First to File, dan prinsip “Good Faith” sesuai dengan norma hukum positif yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketika redaksi Pasal 3 UU MIG 2016 menegaskan bahwa, “Hak atas merek diperoleh setelah merek itu terdaftar” ditafsirkan oleh para pemeriksa merek, Komisi Banding Merek dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan para praktisi hukum lainnya seolah-olah norma itu diturunkan dari asas first to file. Padahal pasal itu hendak menegaskan sistem pendaftaran merek yang dianut oleh Indonesia adalah sistem konstitutif yang dibedakan dengan sistem deklaratif-negatif.

First to file dihadapkan dengan first to use. Akan tetapi, bukan berarti sistem hukum Indonesia tidak mengakui kepemilikan merek terhadap pengguna atau pemakai merek untuk pertama kalinya berdasarkan prinsip first to use. Berdasarkan prinsip pelindungan hukum terhadap harta kekayaan, mereka yang menggunakan merek tersebut untuk pertama kalinya (first to use) secara terus menerus dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa tetap mendapat pelindungan hukum, sekalipun tidak atau belum didaftar. Hanya saja pelindungan yang diberikan oleh negara sebagai hak perorangan (persoonlijk).

Sama dengan hak kebendaan atas tanah lahir setelah dicatatkan pendaftarannya pada Kantor Kementerian Agararia dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah. Akan tetapi bukan berarti mereka yang tidak mendaftarkan hak atas tanahnya – hanya memegang bukti hak seperti girik, petuk, surat garapan atau Grand Sultan-tidak mendapat pelindungan hukum.

Mereka tetap mendapat pelindungan hukum hanya saja pelindungannya sebagai hak perorangan, bukan hak kebendaan (zaakenrecht). Bedanya terhadap hak perorangan, hak tersebut tak dapat dipertahankan kepada semua orang, hak itu hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja. Tak ada hak untuk didahulukan (droit de preference) tak melekat sifat droit de suite (zaakgevolg) di mana hak itu akan mengikuti di mana pun benda (hak) itu berada. Tak dapat dijadikan sebagai jaminan kebendaan seperti gadai atau fidusia.

Analog dengan hak atas tanah – meskipun berbeda pada sistem pendaftarannya menganut sistem dekleratif negatif yang bertendensi positif – maka, terhadap merek yang tidak atau belum terdaftar, kepada pemiliknya tetap melekat hak perorangan, bukan hak kebendaan.

Hak kebendaan itu lahir setelah didaftarkan. Pada pendaftaran terkandung pemenuhan asas publisitas yang wajib dilakukan agar timbul pengakuan publik. Itulah gunanya pengumuman, yakni memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atau oposisi. Oleh karena itu tenggang waktu pengumuman itu harus diberi ruang dalam undang-undang merek.

Ada lagi tafsir yang keliru tentang prinsip first to file yakni, seolah-olah pelindungan itu diberikan hanya kepada pemilik merek terdaftar untuk pertama kalinya, sehingga mereka yang menggunakan merek yang serupa (memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan) untuk pertama kalinya tidak mendapat pelindungan hukum, tanpa melihat apakah pemilik merek terdaftar itu sebelumnya memohonkan mereknya dengan iktikad baik.

Banyak kasus yang mengemuka terkait hal ini. Sebut saja seseorang yang menjadi karyawan pada sebuah restoran dengan merek jasa yang belum terdaftar “Ayam Tangkap”. Beberapa bulan kemudian karyawan tersebut keluar dari pekerjaannya dan membuka usaha jasa restoran ayam goreng. Kemudian ia memohonkan pendaftaran merek “Ayam Tangkap” untuk jasa restorannya tersebut, Kantor Merek DJKI kemudian mengabulkan permohonannya dan terbit sertipikat merek.

Pemeriksa merek tetap mendasarkan pemeriksaannya kepada ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf a, UU MIG 2016 tetang persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain terdaftar atau sedang dimohonkan pendaftarannya. Jika kemudian pihak pengguna merek “Ayam Tangkap” sebelumnya mengajukan keberatan atau oposisi pada saat tahapan pengumuman pihak Pemeriksa tetap mendalilkannya bahwa yang bersangkutan adalah pemohon pertama.

Dan permohonan pendaftaran merek diterima. Jika permohonan oposisi diterima DJKI dan permohonan merek ditolak secara tetap oleh DJKI, maka pemohon akan mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek. Tapi lagi-lagi Komisi Banding Merek mendasarkan keputusannya pada prinsip first to file yang akhirnya permohonan banding merek dikabulkan dan permohonan pendaftaran merek diterima.

Jika kemudian pihak pemakai pertama ini mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga sebagian Majelis Hakim yang memeriksa gugatan itu akhirnya memutuskan Tergugat adalah pemohon dan pendaftar pertama, akhirnya gugatan ditolak. Merek “Ayam Tangkap” akhirnya resmi menjadi milik pendaftar pertama bukan pengguna pertama.

Demikianlah penerapan Pasal 3 ini seolah-olah hendak menempatkan prinsip first to file sebagai prinsip utama guna menciptakan kepastian hukum. Padahal kepastian hukum itu sendiri adalah asas dalam pendaftaran merek selain asas iktikad baik. Seharusnya Pasal 3 itu berbunyi,

(1) “Hak kebendaan atas merek diperoleh setelah merek itu terdaftar”

(2) Kepastian hukum pelindungan merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar yang beriktikad baik.

Ada kecenderungan pemeriksa merek, Komisi Banding Merek, praktisi Hukum Merek dan Majelis Hakim memaknai bahwa pelanggaran iktikad baik itu dibandingkan dengan merek yang telah terdaftar. Jika merek itu belum terdaftar seperti contoh merek “Ayam Tangkap”, maka itu tak dapat dijadikan sebagai alasan penolakan pelanggaran iktikad baik.